Profiter de ses actifs de propriété intellectuelle
Dans ce chapitre :
Lorsque vous concluez un accord de licence pour votre PI avec une autre entreprise, vous (le concédant de licence) autorisez un tiers (le licencié) à utiliser votre PI contre paiement d’un droit unique ou d’une redevance. Cette source de revenus peut aider votre entreprise à prendre de l’expansion.
Inversement, vous pouvez payer une autre entreprise pour utiliser sa PI, ce qui présente son lot d’avantages.
- Selon le type d’accord, vous pourriez avoir accès aux capacités et au savoir-faire du concédant de licence, et ainsi approfondir votre connaissance du marché local.
- L’attribution de licences pourrait vous permettre de mettre vos produits ou services sur le marché rapidement et efficacement, tout en y limitant vos investissements en capital.
- Elle peut aussi vous permettre de partager le risque de marché avec le concédant et d’augmenter votre taux de pénétration sur ce marché, voire d’avoir l’avantage sur vos concurrents.
Plusieurs types de PI peuvent coexister, comme un brevet pour une technologie et les marques de commerce nécessaires à sa commercialisation. Résultat : la plupart des accords de licence combinent brevets, procédés, secrets commerciaux, marques de commerce et droits d’auteur, le tout en échange d’un droit unique ou d’une redevance.
Avant de négocier un accord de licence, il vous faut effectuer des contrôles préalables et penser aux questions de confidentialité. C’est une bonne idée de faire appel à un spécialiste pour vous aider dans ces démarches.
- Contrôle préalable de votre propre PI
Assurez-vous que vous détenez les droits de propriété intellectuelle sur le marché où vous pensez attribuer une licence. Si vos produits et services reposent sur une PI utilisée avec l’autorisation d’une tierce partie, l’accord qui vous lie peut vous empêcher de les couvrir par une licence dans un autre pays.
- Confidentialité
Avant de discuter de votre PI, demandez à toutes les personnes participant aux négociations de signer un accord de confidentialité ou de non-divulgation. C’est d’autant plus important s’il est question d’une technologie non brevetée : si elle est rendue publique, vous risquez de ne pas pouvoir l’enregistrer et la protéger. Qu’il y ait accord ou non, vous devez veiller à ce qu’aucune des parties en cause ne puisse voler ou utiliser votre PI sans votre autorisation en toute impunité.
Voici les principaux types d’accords de licence :
- Licence pour une technologie
Cet accord donne au licencié le droit d’utiliser votre technologie selon certaines modalités. Il jette aussi parfois les bases d’une coentreprise, qui suppose la mise en commun des ressources pour atteindre un même objectif.
Par exemple, une autre entreprise pourrait avoir une technologie brevetée qui vous aiderait à améliorer vos produits ou procédés; vos secrets commerciaux pourraient aussi être utiles à une entreprise, ou vous pourriez vouloir percer un nouveau marché, mais manquer de ressources pour le faire seul. Dans tous les cas, un accord de licence pourrait être profitable aux deux parties concernées.
Lorsque vous signez ce genre d’accord, il est important de préciser qui détient quels droits, quelle est la contribution de chaque partie et quelle sera la durée de l’accord. S’il y a création d’une nouvelle PI, les droits de propriété et autres doivent être clairement définis et consignés.
- Accords de licences réciproques
Ces accords sont signés par au moins deux entreprises qui s’accordent des droits mutuels. Chacune peut donc utiliser les technologies brevetées de l’autre. On les appelle parfois « communautés de brevets ».
Les entreprises y ont principalement recours pour éviter les procédures judiciaires en cas de violation de brevets pour des produits similaires. Avec ces accords, les concurrents ou contrevenants potentiels peuvent devenir alliés. Apple et Microsoft, par exemple, ont conclu des accords pour certains logiciels et certaines conceptions qui autrement seraient source de conflit.
Les accords de licences réciproques peuvent présenter d’autres avantages. Par exemple, elles peuvent favoriser l’innovation et le développement des produits, et vous aider à percer de nouveaux marchés ou à tirer profit d’actifs de PI que vous n’exploitez pas actuellement.
Il convient toutefois de mentionner que ce type d’accord présente des risques. Votre entreprise pourrait venir à dépendre des compétences et des connaissances d’une autre, ou les produits d’un concurrent pourraient se vendre plus que les vôtres. Dans les cas extrêmes, ces accords peuvent entrer dans le viseur des organismes antitrust, qui pourraient penser que vous essayez de porter atteinte à la concurrence. C’est pourquoi les experts recommandent d’éviter d’inclure les brevets les plus stratégiques d’une entreprise dans un accord de licence réciproque.
- Licence d’utilisation de marque
Une entreprise attribue une licence à d’autres entreprises pour ses marques de commerce afin de percer de nouveaux marchés. Elle peut aussi obtenir une licence pour l’utilisation de la marque d’une autre entreprise dont elle vendrait les produits et services sur son propre marché.
Non seulement les marques de commerce facilitent la différenciation sur un marché, mais elles reflètent aussi la qualité et la réputation des produits. Avec ce type d’accord, vous avez ainsi intérêt (quand ce n’est pas une obligation contractuelle) à entretenir des liens étroits avec le concédant de licence ou le licencié pour assurer le maintien de vos normes.
- Franchises
Dans ce type d’accord, le propriétaire d’un modèle d’affaires et de la PI y afférente (le franchiseur) autorise une autre entité (le franchisé) à utiliser son modèle d’affaires et sa PI pour vendre des biens ou des services directement aux clients.
Les activités du franchiseur reposent généralement sur un éventail de PI comme des marques de commerce, des dessins, des brevets et des secrets commerciaux. La marque de commerce est particulièrement importante pour le franchisé, puisqu’elle évoque la valeur et la fiabilité d’une marque déjà bien établie et augmente ses chances de succès sur le marché.
Selon ces accords, les franchisés doivent être à la hauteur des normes de qualité et présenter les traits caractéristiques de la marque, sans quoi ils pourraient perdre leur franchise. En outre, on leur demande souvent de garder l’œil ouvert pour repérer des contrefaçons de marque de commerce sur le marché et de prendre des mesures le cas échéant.
- Licence de droit d’auteur
Si vous voulez élargir le marché pour vos créations artistiques ou littéraires ou vos codes de logiciel originaux, la licence de droit d’auteur pourrait être tout indiquée. Ce type d’accord peut aussi vous permettre de commercialiser ou de distribuer les œuvres originales d’un tiers.
Beaucoup d’auteurs s’en remettent à des organismes collectifs pour gérer leurs droits et les représenter. Au Canada, par exemple, la SOCAN joue ce rôle auprès des compositeurs. Il faut généralement passer par ces organismes pour accorder une licence d’utilisation de droits d’auteur appartenant à leurs membres.
Il existe plusieurs méthodes pour trouver des partenaires de licence ou de coentreprise. Elles se valent toutes et peuvent être utilisées en combinaison. Voici quelques exemples :
- Recherche en ligne
Comme nous l’avons vu plus tôt, les bases de données de PI sont une mine de renseignements sur les entreprises de domaines connexes.
- Annuaires d’entreprises
Les bases de données comme les répertoires Scott au Canada et D&B Hoovers aux États-Unis sont une bonne source d’information pour voir les profils et les coordonnées d’entreprises.
- Salons professionnels
Les salons professionnels canadiens ou internationaux de votre secteur sont d’excellentes occasions de réseautage. De nombreux inventeurs profitent de ces événements pour présenter des technologies en développement ou spécialement brevetées pour l’occasion.
- Consultants et autres spécialistes de la PI
Un avocat ou un consultant en PI pourrait être en mesure de vous aider à trouver des partenaires de licence. Avant d’engager un professionnel, vérifiez quels services il vous offrira et quelles sont ses conditions de rémunération.
- Associations industrielles
Vous pouvez joindre des associations industrielles ou professionnelles pour trouver des partenaires potentiels.
- Contact direct
Nouez des liens avec des entreprises semblables à la vôtre. Un simple bouche-à-oreille pourrait vous faire découvrir des partenaires potentiels.
- Exportation et développement Canada
EDC offre une gamme de services de jumelage pour vous aider à trouver un partenaire.
La licence précise la PI couverte dans l’accord et l’utilisation exacte autorisée. Par exemple, on pourrait autoriser l’utilisation de la PI uniquement sur un marché en particulier, ou encore la restreindre à certains produits ou services. Nous vous conseillons de vous faire aider par un spécialiste.
Avant de conclure un accord de licence, vous devez bien vous renseigner sur les autres parties pour établir leurs capacités et leurs intentions, qui devraient s’inscrire dans votre stratégie d’affaires globale.
Outre les autres exigences propres à votre situation, l’accord de licence doit comprendre ce qui suit :
- Le rôle et les responsabilités de chaque partie
Un accord peut par exemple comporter une clause de transfert de connaissances. Tout engagement de ce type doit être clairement formulé.
- Le pourcentage de redevances
Le plus souvent, le pourcentage de redevance se situe entre 3 et 7 % du prix de gros d’un produit. Le taux dépend de facteurs tels que l’importance d’un brevet pour un produit et son état de préparation à un marché.
- Le paiement initial (le cas échéant)
Certains accords comportent une clause de paiement initial. Celle-ci doit être explicitée dans le document et comprendre la date de paiement.
- La durée de l’accord
Assurez-vous que l’accord ne dure pas trop longtemps, sans quoi la licence pourrait se transformer en une cession de facto des droits concernés.
- La résiliation de l’accord
Cette disposition prévoit comment et quand un accord de licence peut être résilié, par exemple si le licencié fait faillite.
- La transférabilité de l’accord
Cette clause précise si la licence peut être transférée et sous quelles conditions. Cela peut poser problème si l’entreprise détenant la licence est vendue.
- L’application des droits de propriété intellectuelle prévus par l’accord
L’accord doit préciser qui est responsable de protéger et d’appliquer les droits de propriété intellectuelle concédés sous licence.
- Les limites territoriales
L’accord doit préciser les pays et les régions où il s’applique. Vérifiez que vos droits de PI sont protégés sur ces territoires pour prévenir les violations comme les sous-licences non autorisées.
- L’exclusivité des droits
Celle-ci se présente sous trois formes principales :
1. Une licence exclusive signifie que le licencié est le seul qui peut utiliser la PI, et que vous renoncez vous-même à l’utiliser.
2. Une licence unique donne au licencié des droits d’utilisation exclusive de la PI en complément des vôtres.
3. Une licence non exclusive vous donne quant à elle la possibilité de conclure des accords avec d’autres parties ailleurs dans le monde.
Il n’est pas toujours avisé de retenir vos droits de propriété intellectuelle ou de leur attribuer une licence. Il peut parfois être préférable de céder l’ensemble de vos droits dans le cadre d’une transaction. En d’autres termes, vous transférez les droits de votre entreprise (le cédant) à l’acheteur (le cessionnaire).
Une fois vos droits vendus, vous ne pouvez plus utiliser votre PI : cela constituerait une violation des droits de propriété intellectuelle de l’acheteur, qui a payé pour ces droits.
En revanche, vous pourriez négocier avec l’acheteur pour conserver des droits limités, même après la vente (on appelle parfois ce genre d’accord « license back agreement »). Si vous le faites, assurez-vous que l’accord est bien détaillé et que les enregistrements de PI sont à jour. Il est judicieux de faire appel à un spécialiste de la PI avant de négocier une entente de transfert et les droits que vous conserverez, le cas échéant. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les ressources qui suivent :